四、美国最高法院确立的非显而易见标准是什么?
最高法院在先前的案例中分别确立了““更多的灵感与技能”标准、“创造天才灵感的闪现”标准、“协同效应” 标准以及“出人意料的技术效果”标准等。““更多的灵感与技能”标准、“创造天才灵感的闪现”以及 “协同效应标准”标准前已述及。另外,在Aderson’s-Black Rock案[29]最高法院认为由在先存在的要素构成的发明如果没有创造出一些新的协同效应(synergy),每一个部件都单独各自发挥着自己的作用,那么这样的组合可能就是显而易见的。 “出乎意料的技术效果”标准在United States v. Adams案中有所探讨。[30]最高法院认为当一专利对已知结构提出权利要求,这一结构时仅仅通过将一要素替换该领域中已知的要素得来,那么这样的组合不能仅仅产生可期待的结果。最高法院认为如果在先技术的教导认为这样的组合方法是不可行的(teach away),如果发明人将其成功的组合在一起,那么这样的发明可能就是非显而易见的。在Sakraida案中,[31]最高法院认为当一个专利仅仅是将旧有的要素排列在一起,这些因素还是发挥已知相同的功能并且没有产生高于期待的结果,这样的组合是显而易见性的。
最高法院在Teleflex案是否提出了判断非显而易见性的新标准呢?在Teleflex案判决后,CAFC法官Randall Rader认为Teleflex案不会给CAFC判定非显而易见性的方式带来巨大转变。[32]但是事实上,笔者以为通过对CAFC在判断非显而易见方式的批评,最高法院确立或重申了一些判断显而易见的准则:
(一)最高法院认为TSM标准不是判定非显而易见的唯一标准,在某些情况下,即使不存在启示的动机,一个权利要求也可能是显而易见的,最高法院认为并不存在唯一的可预料的测试显而易见的标准,在任何一个案例中,判断显而易见的标准比我们预想的多。最高法院认为在判断非显而易见性时,特定的动机或者专利权人所宣称的目的都不起控制作用。对于判断非显而易见性来说,最重要的是专利权利要求的客观范围。如果权利要求延伸到显而易见的东西,那么在
专利法下就是无效的。
(二)最高法院确立了在某些情况下,如果存在明确的理由将已知要素按照诉争专利权利要求的方式组合在一起,可以认可显而易见性的存在,但是这样的分析方法应该是清楚(explicit)的。最高法院认为在权利要求的主题可能是不是以一种要素代替已知要素,或不是仅仅将已知技术运用于一在先技术作为改进的情况下,需要考虑的问题就复杂了。这时,法院认为多个专利的相互教导;市场存在的以及设计领域的已知需求的影响以及该领域普通技术人员所具有背景知识,所有这些都对组合的动机提供了理由。但是最高法院认为这样的分析不需要寻求指向诉争权利要求特定主题的确定教导,同时法院也可以考虑该领域普通技术人员可以利用的推断。另外最高法院还扩展了显而易见标准,将“显而易见尝试”纳入显而易见判断标准之中。
(三)在确认CAFC的标准在某些情况可以适用时,最高法院强调其在先前判例中确立的一些判断显而易见的标准。Teleflex案中最高法院认为其关于非显而易见性所确立的先例都具有指导意义。在Cuno Eng. Corp案所确立“创造天才灵感闪现”标准被认为要求过高,事实上已经被抛弃。最高法院认为当一工作在某一尝试领域是可得到的,设计激励以及其他一些市场力量能促使其在相同的领域或不同领域对该工作进行一些变化。如果一个普通技术人员能实施这样一个可预测的变化,这样的变化可能就是显而易见的。同样的理由,如果一个技术被用于改进一工具,如果该领域的普通技术人员会认识到该技术会被以相同的方式用于改进相似工具,使用这样的技术就是显而易见的除非其实际的利用超出普通技术人员的技术。法院必须考虑改进是否是根据其已知功能而得到的在先技术要素的可预测使用。