在Graham案中,美国最高法院认为,判断非显而易见性需要考虑以下的因素:(1)现有技术的范围与内容;(2)现有技术与权利要求的区别;(3) 相关领域的普通技术人员水平;(4)其他补充标准。[16]虽然美国最高法院力图为显而易见的判断提供一个客观的标准,但是作为判断发明是否具有非显而易见性的最后一部非显而易见性的判断最容易渗入审查员或法官的主观意见,是非显而易见性判断的关键。[17]事实上美国最高法院并没有明确最后一步如何判断显而易见,也就是说事实上最高法院仍没有提出一个明确的可操作的判断非显而易见性的标准,而是把这一问题留给了联邦巡回上诉法院(CAFC)。CAFC认为并不存在判断显而易见的适用于所有发明的统一标准,但是对于组合发明来说,TSM标准是适宜的。由于绝大数专利都是就有要素的组合,因而这一判断标准在专利中具有重要的作用。
二、CAFC创立的“亲专利”TSM标准
CAFC认为大多数发明源于已有要素的组合,每一个已有要素都能存在于现有技术中。然而,在发明中识别出现有技术并不能有效的反驳作为组合发明作为整体的可专利性。[18]对于由已知要素组合而成的发明来说,要驳斥其专利的非显而易见性,审查员或法院必须清楚指明其做出显而易见结论的基础。实践中,这要求审查员或法院解释该领域的普通技术人员会受到明确清晰的教导或启示来选择这样的参考(references)从而将他们组合起来。但是教导、启示与将现有技术教导组合在一起的动机并不需要无误地存在于现有技术中。CAFC认为,动机、启示与教导也许暗含于作为整体的现有技术中,而不是明白无误的表述于参考(references)中,含的动机、启示与组合的教导也可能存在于普通技术人员的知识以及作为整体的待解决问题对于该领域普通技术人员的启示中。[19]
TSM标准增强了专利非显而易见性判断的确定性。它要求法院在判断非显而易见时,需要在普通技术人员的知识中找到清楚的(specific)理解(understanding)或原则(principle):在不知晓该发明的情况下,该领域一般技术人员存在将现有技术以发明方式组合在一起的动机。[20]从CAFC实践来看,无论是以待解决问题的性质;或是现有技术的明确教导;亦或是普通技术人员的知识来判断是否存在组合的动机,法院必须清楚的(specific)发现存在以发明的方式将现有技术组合在一起的动机。[21]采用这样的标准,公众、专利申请人、专利权人可以事先预测到专利局审查和法院审理结果,从而将非显而易见性判断的主观随意性减少到最低程度。[22]同时这样的标准确立可以阻止审查员以及法官“事后诸葛亮”,因为其要求提供TSM存在的确定证据,如果缺乏明确的证据而将现有技术参考组合在一起纯粹是将发明者的披露作为蓝本而将现有技术拼凑在一起而否认其可专利性,这是典型的“事后诸葛亮”。[23]
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